Como fazer a verificação de disponibilidade de registro no INPI para a sua marca

O artigo 124, inciso XIX da Lei 9279/1996 prevê o que segue:

“Não são registráveis como marca: Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. ”

Inicio este post com o artigo de Lei vez que será com base em sua previsão que os critérios abaixo serão explicados.

1. Segmento de atividade:

A primeira coisa a ser verificada em uma busca de viabilidade de registro de marca é o segmento de atividade em que a mesma será utilizada por seu cliente. É no segmento de atuação de seu cliente que a marca escolhida precisa estar livre para registro, mesmo que para outras atividades aquela mesma marca já exista.

O INPI possui um sistema de registro dividido em 45 “caixinhas”. Cada caixinha desta representa uma atividade a ser protegida. Quando o seu cliente, por exemplo, pretende registrar uma marca de roupas, ele precisa “pegar” para si a caixinha de número 25, relacionada à confecção de roupas e a caixinha de número 35, relacionada à comercialização de roupas.

Todas as demais caixinhas não interessam ao seu cliente e poderão ser ocupadas por outras empresas com a mesma marca sem que isso gere qualquer lesão àquele.

Assim, caso seu cliente queira registrar a marca “Sereia” para identificar a loja de roupas que está abrindo, poderá sem qualquer problema coexistir um restaurante com a marca registrada “Sereia”, vez que a caixinha que representa alimentação é a 43.

2. Colidência fonética / gráfica:

Perceba que a lei prevê que a “reprodução” ou “imitação” de marca alheia não poderá ser registrada.

Assim, tomemos como base a marca “Sereia” novamente.

Vamos supor que haja no INPI, no segmento de roupas, classe 25, o registro da marca “Sereya”, ou seja, trocando a letra “i” pelo “y”.

Ainda que graficamente as marcas não sejam iguais, foneticamente elas são idênticas, de forma que seu cliente não poderá ser registrá-la no segmento de roupas tendo em vista a anterioridade da marca “Sereya”.

Da mesma forma, a dobra de letras não resolve a situação, nem tão pouco a dobra de letras somada a troca gráfica. Assim, caso exista já registrada a marca “Sereia”, caso seu cliente queira registrar a marca como “Sereeiaa” ou “Sereeya” não poderá.

O mesmo se aplica com situações em que há a troca da letra “s” pelo “z”, “m” por “n”, “ç” por “ss”. Ainda que não fique exatamente igual, haverá semelhança fonética que poderá gerar o indeferimento do registro.

3. Reprodução com acréscimo:

Outro tópico previsto nas proibições legais ao registro de marca é a reprodução com acréscimo.

Tal vedação legal é representada pela seguinte situação: Seu cliente pretende registrar a marca “Sereia” no segmento de confecção.

Na busca é verificado que esta marca já está registrada. Seu cliente então pede 2 novas buscas para que sejam feitas: “Sereia das Águas” e “Sereia Confecções”.

Percebam que, em ambas as solicitações de busca A PALAVRA SEREIA É MANTIDA, E A ANTERIORIDADE APONTADA É JUSTAMENTE EM RELAÇÃO À VEDAÇÃO DE USO DA EXPRESSÃO “SEREIA”.

Não adianta ACRESCENTAR a expressão “das águas” tendo em vista que o impedimento em relação à expressão “sereia” irá se manter.

O mesmo se aplica em relação ao acréscimo da palavra “confecções” que na verdade é mera designação da atividade desenvolvida pela empresa e não gera qualquer diferenciação.

Assim, quando há a solicitação de busca e o resultado fornecido pelo escritório é de marca “não livre”, ainda que para algumas pessoas seja difícil compreender o ponto que gera a indisponibilidade da marca, há regras previstas em Lei que precisam ser cumpridas e não poderão ser desconsideradas de forma alguma.

Ainda, a busca feita por pessoa não habilitada, que desconhece a Lei, irá certamente gerar resultados distorcidos.

Em primeiro lugar porque a busca feita no INPI dispõe de poucas ferramentas (por exemplo, não há a ferramenta de busca por troca fonética) o que levará a um resultado errado caso não seja feita a troca fonética “manual” pela pessoa que realiza a busca.

Em segundo lugar porque, o desconhecimento da Lei poderá levar a equívocos como não considerar a reprodução com acréscimo.

De forma que a busca, passo inicial de qualquer registro de marca, precisa ser feita por quem habilitado para tanto e principalmente, considerando a previsão legal.

Até a próxima!

Este post foi escrito pela Dr. Solimar Bertoletto  (OAB/SP 168.097), do Bertoletto Advogados.

Contato da Dr. Solimar Bertoletto e-mail: solimar@bertoletto.com.br / tel.: (11) 4328-0974 / (11) 4328-6237)